한국저작권위원회

저작권 동향 2020년 제16호

2020. 09. 03.

[미국] 항소법원, 저작권 단일 등록 대상 저작물들은 모두 함께 최초 판매 또는 제공되어야만 그 단일 등록이 유효할 수 있다

김혜성*

31개 디자인에 대한 저작권 단일 등록의 유효 여부가 문제된 사안에서 제9 순회 항소법원은 2020년 5월 29일 단일 등록 대상 저작물들은 모두 함께 최초 판매 또는 제공되어야만 그 단일 등록이 유효할 수 있음을 분명히 함.

□ 사실관계

○ Unicolors, Inc.(이하 ‘Unicolors’)은 원단과 의류에 사용되는 디자인을 만드는 회사이고, H&M Hennes & Mauritz L.P.(이하 ‘H&M’)은 의류 판매회사임.

- Unicolors의 디자인 중 대부분은 시장에서 대중에게 공개되나, 특정 고객을 위해 디자인된 ‘한정 디자인’이라고 부르는 일부 디자인은 그 특정 고객이 독점적으로 해당 디자인을 이용할 수 있는 시간을 주기 위해 몇 개월 동안은 모든 대중에게 공개되지 않음.

○ 2011년 2월 Unicolors는 미국 저작권청에 EH101이라고 부르는 2차원 미술저작물에 대한 저작권 등록을 완료함.

- Unicolors는 단일한 등록 신청 절차를 통해 등록번호 VA 1-770-400(이하 ‘400번 등록’)로 31개의 디자인에 대한 저작권을 등록하였고, 31개 디자인 중 하나가 바로 EH101임

Unicolors의 EH101 디자인                     H&M의 Xue Xu 디자인 

○ 2015년 가을, H&M은 ‘Xue Xu’라는 이름의 디자인 무늬가 있는 자켓과 스커트를 판매하기 시작함.

○ Unicolors는 2015년, H&M이 자사의 2011년 디자인과 현저하게 유사한 무늬가 프린트된 의류를 판매함으로써 저작권을 침해하였다고 주장하며 소를 제기함.

□ 사건의 전개

○ H&M(이하 ‘피고’)는 Unicolors(이하 ‘원고’)의‘400번 등록’은 단일 등록(single-unit registration)이었으므로 그에 포함된 모든 저작물이 한꺼번에 최초 판매 또는 제공되어야만 하나, 원고가 인정한 바와 같이 ‘400번 등록’ 중 9개의 ‘한정 디자인’은 2011년 1월 15일에 최초로 공표된 22개의 다른 디자인들과 함께 최초 제공되지 않았으므로 ‘400번 등록’은 부정확한 정보를 포함한 신청을 통해 등록된 것이어서 무효가 되어야 한다고 주장함.

○ 캘리포니아 중앙지방법원은 피고의 주장을 받아들이지 않음.

- 원고는 저작권청을 속이려는 의도가 없었고, ‘400번 등록’에 포함된 저작물들이 따로 시장에 공개되었다고 해서 동일한 일자에 모두 공표되지 않았음을 의미하지는 않는다고 봄.

□ 항소법원의 판단<1>

○ 원고가 EH101 디자인에 대하여 유효한 저작권 등록을 하였는지 여부가 쟁점임.

- 원고가 자신들의 EH101 디자인에 대한 저작권 침해 소를 제기하기 위해서는 그 전제 조건으로 소 제기 이전에 EH101 디자인에 대하여 유효한 저작권 등록을 하였어야 함.

○ 저작권 등록 무효 요건으로 저작권청을 속일 의도가 요구되는 것은 아님.

- 원고가 자신들의 ‘400번 등록’이 단일 등록 요건에 저촉될 것을 알았는지 여부가 아니라, 특정 디자인이 ‘한정 디자인’이며, 이는 한정 디자인이 아닌 디자인들과 별도로 공표될 것임을 알았는지 여부가 문제임.

○ ‘400번 등록’에 속하는 31개의 디자인들은 단일 단위로써 동시에 공표되지 않았기 때문에 단일 단위의 형태로 등록된 것은 잘못된 것임.

- 저작권법 관련 시행규칙(37 C.F.R.) 제202.3조 제(b)항의 (4)는 ‘단일 저작물로의 등록’이라는 표제 하에 공표된(published) 저작물들의 경우에 저작권 보호를 받을 수 있는 모든 요소들이 동일한 단위의 공표(the same unit of publication)에 포함되어 있고 그에 대한 저작권 청구인이 동일한 경우 그 저작물들을 단일한 저작물로서 본다고 규정함.

- 위 시행규칙상 단일 단위의 공표라는 문구가 사용되고 있음을 고려한다면, 단일 등록 대상 집합에 속하는 각 저작물들이 하나의 단일한 묶음으로 최초 공표되지 않으면 저작물은 단일 단위의 공표를 충족하지 못하는 것임.

□ 평가

○ 이 판결은 여러 저작들에 대한 단일 등록이 유효하기 위한 요건을 명확히 한 것에 의미가 있음.

<1> Unicolors, Inc. v. H&M Hennes & Mauritz, L.P., 959 F.3d 1194 (9th Cir. May 29, 2020)

□ 참고 자료

- https://bit.ly/34hxd2M

- https://bit.ly/3gja8Pz

* 변호사