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제목 [미국] 제9항소법원, 기존 특허 침해 소송으로 인해 새롭게 제기된 저작권 침해 소송이 반드시 배척되는 것은 아니라고 판결
담당부서 저작권통상팀 김세창(0557920185) 등록일 2019-06-10
첨부파일

03.미국(박형민).pdf 바로보기

저작권 동향 2019년 제9호

2019. 6. 10.

 

[미국] 제9항소법원, 기존 특허 침해 소송으로 인해 새롭게 제기된 저작권 침해 소송이

반드시 배척되는 것은 아니라고 판결

박형민*

 

2019년 5월 2일, 미국 제9항소법원은 Media Rights Tech사가 마이크로소프트를 상대로 제기한 저작권 침해 주장에 대해서 기존 원고가 제기하여 기판력이 발생한 특허 침해 주장과 비교하면서 기존에 제기한 소송이 현재 제기된 저작권 침해 소송을 반드시 배척하는 것은 아니라고 판결하였음.

 

□ 사실 관계

  ○ 2000년대 초반 Media Rights Tech사의 공동설립자인 Rank Risan은 데이터 전달경로 통제(Controlled Data Pathway, CDP)로 알려진 기술을 개발하였으며, MRT는 이를 최초의 DRM 기술이라고 주장함. MRT는 이 기술을 다양한 소프트웨어에 탑재하였으며, 관련 특허 역시 보유하고 있었음. MRT는 이 기술에 워터마크를 삽입하였음.

 

  ○ 2003년 미국음반산업협회(RIAA)와 미국영화협회(MPA)는 관련 기술을 평가하여 이 프로그램이 저작권 침해를 예방하는데 효과적이라는 결론을 내렸으며, 이러한 입장을 마이크로소프트에 보내 마이크로소프트의 제품에 이 기술을 탑재할 것을 추천하였음.

 

  ○ 이에 2004년 마이크로소프트사는 기술투자를 위해 MRT와 접촉하였으며, 양사는 비밀유지협약(이하 2004 NDA)을 체결하여 이 협약내용에 따라 공유된 기술들에 대해 마이크로소프트사가 소프트웨어를 역분석하는 것을 금지하였음. 협약 이후, MRT는 마이크로소프트사에 CDP 특허에 대한 정보와 워터마크가 포함된 MRT 소프트웨어의 복제물을 마이크로소프트에게 넘겨주었음. 마이크로소프트사는 이를 평가한 뒤 MRT에게 5천만불을 투자하고 회사 주식 51%를 받는 조건을 제시하였지만 MRT측은 이를 거절하였음.

 

  ○ 일 년 뒤인 2005년 마이크로소프트는 미디어 전달경로 보호(Protected Media Pathway, PMP)라는 소프트웨어를 테스트하기 시작하였음. MRT의 것과 마찬가지로, PMP는 DRM 기술임. MRT는 마이크로소프트가 자신들만의 효과적인 DRM 소프트웨어를 개발하기 위해 수년간 노력했었으나, MRT가 CDP 기술과 관련된 정보들을 제공하기 이전에는 그럴 능력이 없었다고 주장하였음. 2007년 1월, 마이크로소프트사는 윈도우즈 Vista를 출시하면서 PMP 소프트웨어를 탑재시켰으며, 다른 제품들에도 탑재시켰음.

 

  ○ 2013년 4월 25일 MRT는 마이크로소프트를 상대로 소송을 제기(MRT I)하였음. 이 소송에서 MRT는 마이크로소프트가 PMP를 개발하면서 MRT가 제공했던 정보들을 활용하였다고 주장함. 이를 바탕으로 MRT는 PMP 소프트웨어는 4가지의 CDP 특허를 침해하였다고 주장하였음. 하지만 2014년 1월 지방법원은 다른 사건에서 MRT I와 관련된 CDP 특허 중 하나가 무효라고 판결되자1) 이 사건을 보류시킴.

 

  ○ 2015년 9월 4일 특허사건을 담당한 연방항소법원은 MRT I에서 쟁점이 된 CDP 특허 중 하나가 무효라는 지방법원의 판결을 받아들였음.2) 이에 2016년 4월 MRT는 MRT I에 대한 재소불가능한 소취하(voluntarily dismissed with prejudice)를 하였음.

 

  ○ 1년 뒤 제기한 이 소송(MRT II)에서 MRT는 마이크로소프트의 PMP 소프트웨어에 MRT 소프트웨어의 2차적저작물 및 복제물이 포함되어있으므로 저작권 침해이며 MRT는 마이크로소프트가 우회하여 DMCA를 위반하였다고 주장하였음. 또한 MRT는 마이크로소프트가 자신들 프로그램의 소스코드를 역분석하고 복제를 하면서 2004 NDA와 MRT와의 EULA(End User License Agreement)를 위반하였다고 주장하였음.

 

  ○ 지방법원은 MRT II를 일사부재리(claim preclusion)를 이유로 각하하였음. 지방법원은 MRT I과 MRT II의 핵심 사실이 동일하고, 대부분이 동일한 증거이며, MRT II가 MRT I에서 발생한 권리를 해할 수 있으며, 두 소송 모두 MRT 소프트웨어의 지식재산권에 관한 것이라는 점이 일사부재리에 해당한다고 판단하였음. 이에 불복하여 MRT는 항소하였음.

 

□ 일사부재리에 대한 법원의 판단

  ○ 항소법원은 MRT I이 (1) MRT II와 동일한 청구원인 또는 동일한 주장을 하는 경우, (2) 최종판결에 도달할 경우, 그리고 (3) 동일한 당사자 또는 이해관계인이 관련되어 있다면 일사부재리에 따라 MRT II는 각하된다고 설명함.

 

  ○ 당사자들은 MRT I이 소취하됨에 따라 기판력이 있다는 사실과 MRT와 마이크로소프트가 MRT I과 MRT II의 당사자라는 사실에는 동의를 하였음. 하지만, (1) MRT가 MRT I에서의 주장한 것을 다시 주장할 수 있는지 그리고 (2) MRT I과 MRT II가 동일한 청구원인 또는 주장을 하는지에 대해서는 다툼이 있음.

 

  ○ 연방항소법원과 다른 법원들의 원칙은 처음의 제기된 소에서 “가장 나중에 제기된 소장(the operative complaint)을 접수한 이후 발생한 주장에는 일사부재리가 적용되지 않는다.”라고 설명하였음.

 

  ○ 저작권 침해 주장 분석

    - 법원은 위의 원칙에 따라 2013년 4월 25일 이전에 발생한 저작권 침해에 대한 주장과 그 이후에 발생한 저작권 침해에 대한 주장을 별도로 분석하였음.

    - 2013년 4월 25일 이전에 발생한 저작권 침해에 대한 주장은 일사부재리의 원칙이 적용된다고 판단하였음. 공통 핵심 기준(common-nucleus criterion)에 따라 두 소송의 공통적인 핵심 사실을 공유하는지를 판단하였는데, MRT I과 MRT II의 소송을 비교했을 때 MRT I에서의 특허 침해 주장에 대한 기초사실과 MRT II에서 2013년 4월 25일 이전에 발생한 저작권 침해에 대한 기초사실이 동일하며, 두 소송은 하나로 병합될 수 있었다는 점 때문에 일사부재리 원칙이 적용된다고 판단하였음.

    - 이러한 분석에 따라서 법원은 특허와 저작권에 대한 소송이 “동일한 권리에 대한 침해를 포함”할 수 없는 것은 두 권리가 “별개의 소를 제기할 수 있는 별개의 권리를 보호”하기 때문이라는 MRT의 주장을 받아들이지 않았음.

    - 다만, 2013년 4월 25일 이후에 발생한 저작권 침해에 대해서는 MRT I을 제기한 이후에 발생하여 이를 당시에 주장할 수 없었기 때문에 일사부재리에 의해 제외되지 않는다고 판단하였음.

 

  ○ 연방항소법원은 DMCA 위반 주장에 대해서도 MRT I에서의 공통되는 핵심 사실이 존재하기 때문에 일사부재리의 원칙을 적용하였음. 또한 계약 위반에 대한 주장에 대해서도 DMCA와 동일한 이유로 인해 일사부재리 원칙이 작동된다고 판단하였음.

 

 

□ 평가 및 시사점

  ○ 이번 판결에서 언급된 공통 핵심 기준에 따르면 기존 소송으로 인해 새롭게 제기된 소송이 반드시 배척되는 것은 아니라는 점을 확인해줌으로써 특허와 저작권의 관계를 좀 더 명확히 해준 것으로 평가할 수 있음.

 

   1) 1심 판결 : Media Rights Techs., Inc. v. Capital One Fin. Corp., No. 1:13–cv–00476, (E.D.Va. Dec. 9, 2013)

   2) 2심 판결 : Media Rights Techs., Inc. v. Capital One Fin. Corp., 800 F.3d 1366

 

□ 참고 자료

   - Media Rights Techs., Inc. v. Microsoft Corp., No. 17-16509(May 2, 2019)

 

* 경기저작권서비스센터 전임

  • 담당자 : 손휘용
  • 담당부서 : 국제통상협력팀
  • 전화번호 : 0557920089

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