한국저작권위원회

저작권 동향 2019년 제6호

2019. 04. 12.

 

[미국] 법원, Toys"R"Us측이 Lanard Toys의 분필홀더 디자인에 대한 저작권을 침해하지 않았다고 판시

박형민*

 

2019년 3월 21일 미국 중부 플로리다 지방법원은 Lanard Toys사가 저작권 등록한 분필홀더 디자인에 대해 법원은 분필 홀더를 실용품(useful article)으로 판단하면서 디자인과 기능이 분리불가능하기 때문에 저작권법에 의해 보호받을 수 없다고 판단함. 또한 이를 저작물로 인정하더라도 피고 측이 원고의 보호받는 디자인 요소를 복제한 것이 아닌 이미 존재하는 no.2 연필의 퍼블릭 도메인 영역에 있는 부분들을 복제하였다고 판단하였음.

 

□ 사실 관계

 

 ○ 원고 Lanard Toys사(이하 Lanard)는 아이들 장난감용으로 no.2 연필 모양을 한 분필 홀더를 개발하였음. 그리고 Lanard는 이 분필 홀더 디자인을 저작권 등록하였고 장난감으로써 디자인 특허를 취득하였음.

   - 원고의 분필 홀더에 대한 저작권 등록은 2011년 9월 20일부터 효력이 발생하였으며, 조각품으로서 등록되었음. 2010년 처음 판매를 시작할 때부터 판매하는 모든 제품에 저작권 표시를 하였음. 이후, 디자인 특허로도 출원하고 등록되었음.

 

 ○  피고 Dolgencorp는 소매업체이자 Dollar General사의 자회사로  Dollar Genral의 배급부분을 담당하고 있으며, 원고 분필 홀더를 2011년부터 납품받아 판매를 하였음. 피고 Toys“R”US-Delaware(이하 TRU)는 큰규모의 장난감 소매업체로 2012년부터 원고에게 분필 홀더를 납품받아 판매를 하였음. 또 다른 피고 Ja-Ru사는 완구류에 대한 생산, 판매, 수입을 하는 업체로 미국과 전세계에서 활동하는 기업임.

 

 ○ Ja-Ru사는 2012년 1분기에 연필 모양 분필 홀더 개발을 시작하면서 그 과정에서 시장에 출시된 샘플들을 구매 및 참조하였고, 원고의 분필 홀더 역시 그 샘플 중 하나였다고 설명함. 개발을 하면서 원고 제품처럼 보이지 않기 위해 사이즈 축소, 지우개 추가, 색상 변경 등의 수정을 가하였다고 설명하였음.

 

 ○ Ja-Ru의 분필 홀더는 2014년 1월부터 판매되었음. 2013년 말부터 TRU와 Dolgencorp는 Lanard의 분필 홀더 주문을 중단한 대신, 2014년 초부터 양사는 Ja-Ru의 분필 홀더를 주문하였음. 현재 Ja-Ru의 분필 홀더는 더 이상 판매되고 있지 않음.

 

 ○ 원고는 저작권 부분에서 피고측이 자신의 저작물을 생산 및 이용하여 복제권, 배포권 등을 침해하였다고 소를 제기하였음.<1>

 

□ 실용품 여부에 대한 법원의 판단

 ○ 실용품(Useful Article)의 정의

    - 미국 저작권법 §101에서 실용품을 “정보 전달 또는 물품의 외관 표현만이 아니라, 실용적인 기능을 내재하고 있는 것”이라고 정의하고 있음.

    - 또한 실용품 자체는 보호받지 못하지만, 그 실용품의 실용적인 기능과 분리될 수 있는 디자인은 미술저작물(사진, 그래픽 또는 조각)으로서 보호받을 수 있다고 법원은 설명하였음.

 ○ 법원은 원고 분필 홀더가 아이들을 위한 장난감이기 때문에 실용품이 아니라는 원고의 주장에 대해서 설득력이 없다고 판단하였음. 또한 법원은 그 분필 홀더가 장난감이더라도 여전히 분필을 이용할 수 있도록 만드는 내재된 실용적 기능이 있는 장난감이라고 판단하였음. 그러면서도 원고 분필 홀더는 장난감처럼 아이들의 상상력을 자극하지만, 일반적인 장난감의 성질과는 다르다고 판단하였음.

 ○ 아이들은 원고 분필 홀더를 사용하지 않고 상상만하는 것이 아니라 실제로 원고 분필 홀더를 가지고 그림을 그릴 수 있고 그림을 그리도록 유도된 것이라고 법원은 판단하였음. 따라서 법원은 원고 분필 홀더를 실용품으로 판단하였음.

 

□ 분리가능성에 대한 법원의 판단

 ○ 원고는 자신들의 분필 홀더 디자인은 조각품으로서 분필 홀더의 기능과 분리가능하다고 주장하였음. 또한, 원고는 분필 홀더의 연필 모습 그 자체는 실용적 기능이 없으며 오롯이 분필 홀더를 감추기 위한 것이라고 주장하였음. 이에 법원은 연필 형상이 분필 홀더의 모습을 감추거나 위장시키는 것이 아니라 그 형상 자체가 분필 홀더라고 판단하였음.

 ○ 또한 원고는 분필 홀더 디자인의 예술적 기능에 대한 보호를 주장하는 것이 아니라, 분필 홀더의 모습과 형식을 포함한 그 전체의 보호를 주장하였음. 이에 대해 법원은 원고 분필 홀더가 그 전체로서 “독특하고 매력적인 모습”을 가진 분필 홀더일 수는 있지만, 그 특징이 “독립적으로 존재”할 수 없기 때문에 저작권법으로 보호받을 수 없다고 판단하였음. 따라서 원고는 분필 홀더에 대해 유효한 저작권을 가지고 있지 않으며, 원고의 저작권 주장은 받아들일 수 없다고 판시하였음.

 ○ 실용적 기능과 미적 특징이 분리 가능하여 원고 분필 홀더에 대해 저작권을 인정하더라도, 원고의 저작권을 피고측이 침해하였다는 것을 증명하지 못했다고 법원은 판단하였음. 또한, “저작권법으로 보호받을 수 있는 요소”를 강조하면서 양 분필 홀더 모두 no.2 연필 디자인의 일반적인 특징을 차용하였으며 이를 보호하는 것은 no.2 디자인 아이디어에 대해 원고에게 독점적 권리를 부여하는 것이라 판단하였음.

 ○ 원고는 피고 측의 분필 홀더가 no.2의 디자인을 차용하지 않고 분필 홀더를 디자인할 수 있는 방법이 많음을 근거로 실질적 유사성에 대한 판단을 법원에 요청하였음. 이에 대해 법원은 원고의 제품과 그 디자인이 분리불가능하기 때문에 실질적 유사성 판단 주장을 배척하였음.

 ○ 또한, 법원은 “분필 홀더의 표현을 표절한 것이 아닌 한” 피고 측이 연필 모양을 한 분필 홀더에 대한 아이디어를 자유롭게 이용한 것이라고 판단하였음.

 

□ 평가 및 시사점

 ○ 이번 사건은 실용품의 기준과 저작권법상에서의 보호범위에 대해서 다시 한 번 확인하였다는 점에서 의미가 있음.

 ○ 법원은 원고 분필 홀더의 기능과 표현부분이 분리불가능하여 원고 분필 홀더의 저작권을 부정한다는 취지의 판결을 내리면서 관련 저작물 등록 역시 취소될 것으로 전망됨.

 ○ 다만, 같이 쟁점이 되었던 특허에 대해서 피고의 특허무효 주장을 배척하였다는 점에서 이러한 실용품은 특허로서 보호받는 것이 유리하다고 추측할 수 있음.

 

<1> 원고는 저작권뿐만 아니라 특허와 트레이드 드레스(Trade Dress) 침해에 대해서도 주장하였으나 본 동향에서는 저작권 부분만 설명하였음.

 

□ 참고 자료

  - Lanard Toys Ltd. v. Toys "R" US-Delaware, Inc. Case No. 3:15-cv-849-J-34PDB

 

* 경기저작권서비스센터 전임