한국저작권위원회

[미국] 법원, 보트 외장을 위한‘Shatter Graphics’ 디자인의 저작권을

침해한 피고에게 저작권침해와 유인침해를 인정함.

박형옥*

보트 외장에 맞춤형 예술작품을 디자인하거나 제작해주는 원고가 자사의‘Shatter Graphics’디자인 또는 실질적으로 유사한 디자인을, 무단으로 ‘폰툰 보트’외장에 포함하여 판매, 광고, 배포하고 제3자로 하여금 원고 디자인의 저작권을 침해하도록 유인한 피고에 대해 저작권침해, 계약위반, 유인침해를 이유로 예비적, 영구적 금지명령과 손해배상을 구한 사안에서, 2018년 6월18일 인디아나 북부지방법원이 원고의 “002 디자인”은 저작권법 제101조의 실용품의 디자인에 포함된 회화적 예술작품 으로서 제113조(b)의 “실용품”예외에 따라 보호대상에서 제외되지 않으며,“338 디자인”의 개별적 요소들의 조합은 저작권 보호에 필요한 최소한의 창작성을 가졌다는 근거를 들어 피고의 저작권 침해와 유인침해를 인정한 사례.

□ 사실관계

○ The Art of Design(“TAOD”이하‘원고’라함)은 대형버스, 보트, 비행기, 자동차, 헬리콥터를 포함한 다양한 운송수단의 외장 표면에 적용할 수 있는 맞춤형 예술작품을 디자인하거나 에어브러시를 이용하여 제작해주는 회사임. 인터넷과 잡지 그리고 고객과의 직접거래를 통하여 사업을 해오고 있음.

○ 원고는 깨지는 유리 조각의 모양을 나타내는‘Shatter Graphics’ 디자인의 단독 저작자이거나 양수인임. 디자인은 “002 디자인” 과 “388 디자인”으로서 각각 미국 저작권청에 저작권 등록 되어있음.

○ Pontoon Boat 사는 Bennington(이하‘피고’라함)이라는 이름으로, 폰툰보트(pontoon boat)를 포함한 해양산업 관련된 제품을 판매하는 회사임.

○ 2011년 피고는 원고에게 접근하여 피고의 제한된 수의 폰툰보트에 디자인을 적용해줄 것을 제안함. 원고는 피고에게 예술품 샘플을 제공하였고, 피고는 폰툰보트 외장에 그려질‘Shatter Graphics’을 선택함.

○ 원고가 제한된 수의 피고 보트 외장에 ‘Shatter Graphics’을 그려주는 것에 대해 피고는 대가를 지급하며,‘Shatter Graphics’을 서면 허락 없이 누구에게도 복제, 배포하지 않겠다는 계약을 원고와 체결함.

○ 이후 피고는 원고의 승인 없이 ‘Shatter Graphics’ 혹은 그것과 실질적으로 유사한 디자인을 포함하는 제품을(계약상의 보트들이 아닌) 판매, 광고, 배포함. 또한 원고의 승인 없이 Hawkeye Boat Sales(또 다른 피고)에게 원고의 ‘Shatter Graphics’의 사본 또는 실질적으로 유사한 디자인을 제공함. Hawkeye Boat Sales 역시 원고 승인 없이 ‘Shatter Graphics’을 포함하는 자체 제품을 판매, 광고, 배포함. 원고는 피고들이 계속해서 침해 혐의가 있는 행위에 관여한다고 주장함.

□ 사건 경과
    
○ 2015년 3월3일 원고는 피고들에게 침해행위의 중지를 요청하는 경고장을 발송함. 피고는 원고의 요구를 거절하였고 다른 피고 Hawkeye Boat Sales는 원고의 요구에 답하지 않음.

○ 2016년 9월6일 원고는 피고에 대하여 계약위반, 부당이득, 저작권침해, 불공정경쟁, 유인침해, DMCA 1202조 위반을 주장하고 Hawkeye Boat Sales에게는 부당이득, 저작권침해, 불공정경쟁을 주장하며 인디아나 북부지방법원(이하‘법원’이라함)에 소를 제기함.

○ 2017년 8월 법원은 피고들의 기각신청을 받아들여 원고의 소를 기각함. 2017년 9월 21일 원고는 피고들의 저작권침해와 피고의 저작권침해, 계약위반, 유인침해를 주장하는 수정된 소장(First Amended Complaint,“FAC”)을 제출함. 

○ 2018년 6월18일 법원은 원고의 저작권침해 주장에 대한 피고들의 기각요청을 거절하고 피고에 대한 계약위반 기각 요청은 인정함. 피고들에 대한 저작권침해와 피고에 대한 저작권침해, 유인침해는 인정함. 
 
□ 법적 쟁점 및 법원 판단 
    
○ 피고들은 원고의 저작권 침해주장의 기각요청에 대한 근거로‘Shatter Graphics’ 디자인이 저작권 보호 대상이 아니라는 이유를 들음.

○ 사건의 쟁점 대상인 ‘Shatter Graphics’ 디자인 중 “388 디자인”은 깨어진 유리를 묘사하는 디자인으로 그 자체로는 독창적이지 않고 보호받지 못하는 요소인 기본적인 선과 기하학적인 모양으로 구성되어있음. “002 디자인”은 “388 디자인”이 폰툰보트 측면에 그려진 폰툰보트를 렌더링 한 디자인임.

○ 피고는 “388 디자인”이 저작권으로 보호받지 못하는 선과 기하학적인 모양으로 예술 창작의 기본 요소이며 독창적이지 않은 표준적 삽화(scenes a faire) 라고 주장함. 또한 그러한 요소들이 저작권 보호를 받는다고 하더라도 약한 저작권 보호만 받을 수 있으며, 원고가 독점할 수 없는 아이디어라고 주장함. 그러므로 “388 디자인”과 피고 작품 사이의 저작권 침해를 뒷받침 할 수 있는 어떤 충분한 실질적 유사성도 존재하지 않는다고 주장함.

○ 법원은 “338 디자인”의 요소들이 기본적이고 평범하고 표준적인 요소라 하더라도 그것들의 창작적인 조합 혹은 배열은 저작권보호에 필요한 최소한의 독창성을 제공한다고 판단하며, “388 디자인”이 독창적이지 않아 저작권 보호를 받을 수 없다는 피고의 주장을 배척함.

○ 피고는 “002 디자인”이 저작권법 제113조(b)의 “실용품”예외에 해당이 되어 “실용품을 묘사하는 저작물의 저작권 소유자에게 그러한 저작물에 부여된 것보다, 묘사된 실용품의 제조, 배포 또는 전시에 대한 더 크거나 작은 권리를 허용하지 않는다.”고 주장함. 즉, 원고가 실용품의 도면에 대한 저작권을 가지고 있다 하더라도, 물품 자체를 다른 사람이 제조하거나 거래하는 것을 불가능하게 할 권리를 저작권법이 부여하는 것은 아니라고 주장함.

○ 법원은 “002 디자인”은 저작권법 제113조(b) 의 “실용품”예외에 따라 보호대상에서 제외되지 않는다고 판시하며, 저작권으로 보호받는 물품의 도면을 이용하여 실용품을 제조하는 것은 침해를 구성한다고 판단함. 그러면서 피고들이 원고의 디자인 또는 실질적으로 유사한 디자인을 허락 없이 피고들의 보트에 그리는 것 에 저작권 침해의 책임이 있다고 판단함.

○ 법원은 “002 디자인”이 실용품의 디자인임에도 불구하고 보트의 실용적인 면으로부터 분리되어 개별적으로 인식이 되고 독립되어 존재할 수 있는 회화, 그래픽, 조각 특징을 포함하는 저작권법 제101조의 실용품의 디자인에 포함된 회화적 작품으로서 간주될 것이라고 판단함. 따라서 “002 디자인”에 대한 피고의 실용품 주장은 기각신청의 이유가 안 된다고 판결함.

○ 법원은 저작권 침해 주장을 위해 원고는 유효한 저작권을 가졌다는 것과, 피고가 독창적인 원작의 구성요소를 복제한 것을 입증해야 한다고 판단함.

○ 법원은 원고가 유효한 저작권을 가지고 있다고 제출된 증거로 확인함. 피고의 직접적인 복제의 증거 확보가 어려울 경우 법원은 피고가 원고 저작물을 복제할 기회를 가졌다는(“access”) 것을 증명함으로 복제를 입증할 수 있다고 보며, 두 작품이 실질적으로 유사하면 피고가 원작을 복제했다는 추론이 가능하다고 판단함.

○ 법원은 피고가 원고에게 폰툰보트 외장을 위한 디자인제공을 요청한 점, 제공된 원고 디자인 샘플 중 저작권 등록이 되어있는 ‘Shatter Graphics’을 선택한 점, 대가를 지불하고 제한된수의 폰툰보트에만 ‘Shatter Graphics’을 그려주는 것에 대해 원고와 계약한 점으로 미루어 피고의 원고 저작물에 대한 접근을 인정함.

○ 법원은 저작물과 침해물의 실질적 유사성을 분석하기 위해 제7연방 항소법원이 채택한 통상의 관찰자 테스트를 적용한다면 통상의 합리적인 사람은 피고가 불법으로 원고의 ‘Shatter Graphics’ 디자인의 보호받는 표현을 도용했다고 결론내릴 수 있을 것이라고 판단함.

○ 결론적으로 법원은 피고의 원고 저작물에 대한 저작권 침해를 인정하고, Hawkeye Boat Sales에게 원고 저작물을 제공하여 Hawkeye Boat Sales이 원고 디자인을 포함하여 판매, 광고, 배포 하도록 유인한 것에 대해서는 유인 침해를 인정함.

□ 평가 및 전망 

○ 피고가 제3자에게 원고의 저작물을 제공하여 원고의 저작권을 침해하도록 유인한 경우에도 유인침해가 발생한다는 것을 보여준 판결임. 

○ 독창적인 그래픽 디자인을 보트와 같은 운송수단의 외장이나 보트가 아닌 다른 운송 매체나 다른 유형의 매체에 적용함으로 저작권보호를 받을 수 있다는 점을 감안한다면, 창작적인 2차원 순수예술작품의 저작권 보호영역이 확장되는 효과를 기대해볼 수 있음.

□ 참고 자료

- https://bit.ly/2z0nvUl
- https://bit.ly/2KE3QOC
- http://www.taod1.com/
- http://www.deanloucksart.com/
- https://www.benningtonmarine.com/series/r/

* 한양대학교 법학전문대학원 지적재산권법 박사수료.