한국저작권위원회

저작권 동향 2019년 제9호

2019. 6. 10.

 

[미국] 제9 순회 항소법원, 유사성을 성공적으로 주장하였음에도

청구 정정 기회를 주지 않고 청구를 각하한 것은 결정권 남용이다 

 

김혜성*

 

꽃무늬 레이스의 저작권 침해 여부가 문제된 사건에서 제9 순회 항소법원은 2019년 4월 24일 유효하게 등록된 저작물인 레이스의 저작권자인 원고가 소장에서 현저한 유사성 및 실질적 유사성을 성공적으로 주장하였음에도 지방법원이 원고가 청구를 정정할 기회를 주지 않은 채 청구를 각하한 것은 결정권의 남용이라고 보아 지방법원의 결정을 파기 환송함.

 

□ 사실 관계

  ○ Malibu Textiles, Inc(이하 ‘Malibu’)는 2014년 H&M Hennes & Mauritz, L.P.(이하 ‘H&M’)이 Malibu의 레이스 디자인을 무단 복제하여 저작권을 침해하였다고 주장하면서 소를 제기함.

  ○ Malibu는 꽃, 덩굴, 잎사귀 등이 패턴을 구성하고 있는 레이스 디자인에 대한 저작권자라고 주장함. 

  ○ 지방법원이 소송 요건에 흠결이 있다는 이유로 소를 각하하자 Malibu는 첫 번째 항소를 함. 

  ○ 이에 대하여 제9 순회 항소법원은 청구를 정정하더라도 그 흠결이 치유될 수 없는 경우에만 소송 요건의 흠결을 이유로 한 소 각하가 정당화될 수 있다고 하여 지방법원의 각하 결정을 파기함. 

    - 제9 순회 항소법원은 Malibu는 자신의 레이스와 H&M의 레이스의 유사성 주장 및 H&M의 Malibu 레이스에 대한 접근 주장을 추가함으로써 청구를 정정할 수 있다고 봄.  

  ○ 이후 Malibu는 자신의 레이스와 H&M의 레이스를 1:1로 비교하는 사진을 추가하는 등 유사성 주장을 보완하였으나 실수로 접근에 대한 주장 보완은 누락함. 

  ○ 나중에 Malibu가 새로운 소장에 누락했던 접근 주장을 포함한 수정 부분을 표시한 사본을 지방법원에 제출하였으나, 지방법원은 정당한 이유가 입증되지 않았다고 보아 정정을 받아들이지 않음.

  ○ 그리고 지방법원은 Malibu와 H&M의 레이스 디자인 사이의 유사한 요소들 대부분은 뱅골 시계 덩굴 꽃(Bengal Clockvine flower)의 자연적인 모양과 같은 저작권 보호를 받지 못하는 요소들이라며 또다시 각하 결정을 함. 

  ○ 또한 지방법원은 정정 시도로 인하여 접근 주장 누락의 결함이 보완되었는지 여부를 언급하지 않은 채 Malibu가 H&M의 접근을 적절하게 주장하지 못하였다고 판단함. 

  ○ 이에 Malibu는 다시 항소를 제기함. 

 

□ 제9 항소 법원의 판단<1>

  ○ 저작권 침해 여부가 아니라 소송 요건의 흠결 여부를 판단하는 현 단계에서는 사실 관계 주장들(factual allegations)이 구체적일 필요성은 없음.

    - 표면적으로 정당한 권리를 가지고 그 침해와 관련하여 이치에 맞는 청구를 주장하는 것만으로 충분함.

  ○ 저작권 침해 침해를 주장하면서 소를 제기하는 Malibu는 저작권이 침해당했다고 주장하는 저작물에 대한 유효한, 등록된 저작권자이고 H&M이 Malibu 저작물의 저작권 보호를 받는 표현을 무단 이용하였음을 이치에 맞게(plausibly) 주장해야만 함.   

  ○ Malibu는 저작물인 레이스의 등록된 유효한 저작권자임을 이치에 맞게 주장함.  

    - Malibu는 독창적인 2차원 저작물인(two-dimensional artworks) 두 종류의 레이스 디자인 1717 및 제작에 사용된 기계의 차이로 인하여 디자인이 약간 변형된 2차 저작물인 1967 레이스의 저작권 등록을 함. 

    - Malibu가 저작권자인 독창적인 예술적 표현이자 두 레이스 디자인 모두에 반영되어 있는 표현의 침해 행위가 있었음.

  ○ 저작권자임을 주장하기 위하여 1717 디자인의 이미지, 1967 디자인의 완전한 기타 자료 또는 디자인 등록 자료를 소장에 포함해야할 것은 요구되지 않음.

  ○ H&M이 자신의 저작물을 베꼈다고 주장하는 Malibu는 (1) 두 저작물이 현저하게 유사함(strikingly similar)을 입증하거나 (2) 두 저작물이 실질적으로 유사(substantially similar)하고 H&M이 Malibu의 저작물에 접근(access)하였었음을 입증하는 사실을 제출해야 함.  

  ○ 법원은 외부적 테스트(extrinsic test)와 내부적 테스트(intrinsic test)라는 두 단계의 분석을 통해 문제가 되는 두 저작물이 실질적으로 또는 현저하게 유사한지 여부를 판단하는데, 본안 전 단계에서는 외부적 테스트만을 고려함. 

    - 외부적 테스트는 저작권의 보호를 받는 특정 표현적인 요소들을 객관적으로 비교하는 것이고, 내부적 테스트는 표현의 유사성을 평균적이고 합리적인 사람들의 반응에 기초하여 판단하는 것임.

  ○ 자연적인 꽃의 잎모양, 봉오리, 줄기, 잎사귀, 색상 등을 레이스 패턴으로 표현하는 방식은 다양하므로 꽃의 모양을 독창적으로 선택하여 배열한 레이스 패턴은 두터운 저작권 보호를 받음. 

    - 법원은 Malibu의 저작물에서 저작권 보호를 받지 못하는 요소들을 걸러내고(filter out) 남은 보호되는 요소들에 대한 저작권 보호의 정도를 결정함. 

    - 자연에서 찾을 수 있는 요소와 같이 개별적으로는 저작권 보호를 받을 수 없는 요소들이라 하여도 독창적으로 선택되고 배열되면 저작권 보호를 받는 표현이 될 수 있고 독창적인 선택의 여지가 클수록 저작권이 보다 두텁게(broad) 보호됨.

    - 저작권법은 벵갈 시계덩굴 꽃의 자연적인 모양은 보호하지 않지만 꽃의 모양을 레이스 패턴으로 독창적으로 선택하고 배열한 것은 보호함.

  ○ Malibu는 성공적으로 현저한 유사성 및 실질적 유사성 주장을 한 것으로 인정됨.

    - Malibu와 H&M의 레이스 패턴은 공통적으로 벵갈 시계덩굴 꽃을 포함하고 있는 것을 넘어 거의 동일한 꽃모양, 잎사귀, 점 등을 포함하고 있는 것에 더하여 그러한 요소들이 사실한 동일한 방식으로 배열되어 있음. 

    - Malibu는 소장에서 패턴들이 동일하게 배열되어 있고 요소들이 정확히 같은 방식으로 배열되어 있다고 주장함.

    - 사진 상으로는 Malibu와 H&M의 레이스는 색상, 망사 모양 등에서 일부 차이점이 보이나, 합리적인 배심원은 이러한 차이점이 오히려 H&M이 의도적으로 베낀 것이라는 증거가 될 수 있다고 볼 것임.

    - 따라서 Malibu는 성공적으로 현저한 유사성을 주장함 것임. 

  ○ Malibu는 소장에서 캘리포니아에서 사업을 영위한 H&M이 Malibu의 캘리포니아 쇼룸을 통해 Malibu의 레이스에 접근하였다고 하는 등 H&M의 Malibu 저작물에 대한 접근을 적절하게 주장하였음.  

  ○ Malibu의 주장이 어떤 정정에 의해서도 바로 잡을 수 없는 경우가 아닌 이상 법원이 정정을 허용하지 않은 채 정당한 이유 없이 청구를 각하하는 것은 부적절한 결정권의 남용임.  

 

□ 평가

  ○ 이 판결은 원고가 본안 전 단계에서 원고의 청구 정정 기회를 부당하게 제한하고 청구를 각하하는 것은 결정권의 남용임을 분명히 한 것임. 

 

<1> Malibu Textiles, Inc. v. H&M Hennes & Mauritz, L.P., No. 17-56531 (9^th Cir. Apr. 24, 2019)

 

□ 참고 자료

  - http://cdn.ca9.uscourts.gov/datastore/opinions/2019/04/24/17-55983.pdf

  - https://www.reuters.com/article/hm-copyright-lawsuit/9th-circuit-revives-lace-pattern-copyright-cases-against-hm-others-idUSL1N22700X

 

* 변호사, 서울대학교 대학원 법학 박사과정 수료